商標圖樣：

申請號：5894807

商標類別：36

商品/服務項目：保險；資本投資；期貨經紀；證券和公債經紀；基金投資；證券交易行情；經紀；擔保；受托管理；銀行

被異議人（商標申請人）：魯證創業投資有限公司

異議人：魯證期貨股份有限公司

案情概述：

被異議人于2007年2月7日申請了第5894807號“”商標（簡稱“被異議商標”），2009年11月13日經商標局初步審定并刊登在1191期《商標公告》上。2010年2月3日，魯證期貨股份有限公司針對被異議商標提出異議申請，2012年8月23日，商標局作出異議裁定，認為：異議人未能提供證據證明其于“證券交易行情”等服務項目上在先使用“魯證”商標，故異議人稱被異議人搶先注冊其在先使用“魯證”商標證據不足，異議人稱被異議商標申請注冊易造成消費者混淆誤認證據不足。裁定核準被異議商標注冊。

魯證期貨股份有限公司不服商標局的異議裁定，于2012年9月13日向商標評審委員會依法提出異議復審申請，后本案還經歷了行政訴訟程序。后續程序及具體情況如下：

一、商標異議復審階段

申請人（原異議人）的異議復審理由為：

1.申請人成立于1995年，是經中國證監會批準，在山東省工商局注冊登記，由齊魯證券有限公司控股的專用期貨公司。申請人經營多年，已經在相關行業群體中享有很高的知名度。

2.第931799號“魯證指數”商標（核定使用在第36類“證券交易行情；證券經紀；金融咨詢；金融分析；經紀；不動產經紀人；不動產代理；產業代管；信托”服務項目上）最先由山東企業產權交易所申請注冊，后因企業改制原因導致商標到期未及時辦理續展。被異議商標的原申請人為林濤，2012年轉讓給現商標注冊人魯證創業投資有限公司。林濤在明知情況下仍申請注冊被異議商標的行為構成對他人商標的惡意搶注。

3.被異議商標與申請人商號相同，基于申請人在行業的影響力，被異議商標的注冊使用損害了申請人在先商號權，違反了商標法第三十一條之規定；

4.被異議商標初始注冊人林濤借申請人維護自身權益的急切心理，向申請人索要高額轉讓費，其行為構成了不正當競爭，違反了《反不正當競爭法》第二條、第五條之規定。

被申請人（原被異議人）答辯理由如下：

1.第931799號“魯證”商標的原注冊人山東企業產權交易所已被依法撤銷，且該商標到期后并未續展。被申請人申請注冊被異議商標合法正當。

2.申請人與山東企業產權交易所無任何關系，其不具備依據2001年《商標法》第三十一條提出異議復審請求的主體資格。

3.申請人無證據證明被異議商標侵犯了其在先商號權。

4.被申請人通過網站、報紙等途徑一直對被異議商標進行使用。

針對被申請人的答辯，申請人的質證意見如下：

1.被異議商標原注冊人為林濤，其在2007年提出被異議商標注冊申請時，所提交的材料不符合2001年《商標法》第四條和《自然人辦理商標注冊申請注意事項》第1、2、3、4等條的規定。

2.申請人的母公司齊魯證券有限公司自2001年正式開業便一直使用“魯證”作為公司簡稱且具有了一定知名度，申請人作為其控股子公司有權且事實上持續在經營活動中合理使用“魯證”，居所地同在山東省濟南市的林濤不可能對“魯證”品牌不知曉。加之，被申請人魯證創業投資有限公司是在香港成立的公司，其公司名稱與齊魯證券有限公司2010年5月成立的全資子公司名稱完全相同，這些事實足以說明被異議商標的注冊絕非巧合，而是有預謀的惡意搶注行為。

3.被申請人未提供任何證據證明魯證創業投資有限公司已取得在中國大陸地區經營相關證券、期貨業務的資質，也無證據證明其一直適用“魯證”商標。

4.被申請人向商標評審委員會提供虛假營業執照，系“以欺騙手段取得商標注冊”的行為，違反了2001年《商標法》第四十一條第一款之規定。

針對申請人的質證意見，申請人再次做出答辯：

1.被異議商標的申請注冊符合《商標法》的規定，不存在惡意搶注行為；

2.申請人通過不道德行為干預被申請人在山東的業務，故被申請人才向法院提起訴訟；

3.申請人的證據均非原件，被申請人對其真實性不予認可。

申請人的主要證據：

1.被異議商標檔案及注冊申請材料；

2.《商業銀行法》、《證券法》、《期貨交易管理條例》等被異議商標所涉及行業相關法律；

3.申請人公司變更沿革檔案，相關文件和批復等；

4.山東泉鑫期貨經紀有限公司股東會決議；

5.被申請人在香港進行工商登記的資料、股東信息、公司章程；

6.被申請人在未取得被異議商標所有權的情況下，仍舊針對申請人惡意提起民事侵權訴訟，被法院裁定駁回起訴的裁定書。

7.外資企業在國內經營的相關法律規定；

8.齊魯證券有限公司在深圳成立的子公司“魯證創業投資有限公司”的營業執照。

被申請人兩次答辯均未提交證據。

異議復審裁定結果：

商標評審委員會經審理查明：

1.被異議商標由林濤（地址：山東省濟南市歷城區山大南路16號3號樓7單元102號）于2007年2月7日申請，現已轉讓至本案被申請人。

2.雙方均提到的第931799號“魯證指數”商標于1995年3月1日由山東產權交易所提出注冊申請，1997年1月14日核準注冊，核定使用在第36類證券交易行情等服務上。該商標專用權至2007年1月13日，但因到期未續展，該商標專用權已經喪失。

3.申請人名稱2007年2月14日由“山東泉鑫期貨經紀有限公司”第一次變更為“魯證期貨經紀有限公司”，2007年12月27日第二次變更為“魯證期貨有限公司”，2012年12月10日第三次變更為“魯證期貨股份有限公司”。齊魯證券有限公司為申請人的股東之一。

結合當事人陳述的內容、查明事實和《商標法》的規定，進行如下審理：

1.關于被異議商標的申請注冊是否違反了《商標法》第三十二條規定，損害申請人商號權。商標評審委員會審理認為，申請人將“魯證”作為商號登記時間晚于被申請商標申請注冊的時間，因此不能認定被異議商標的申請注冊損害了申請人主張的相關商號權。

2.被異議商標的申請注冊是否構成第三十二條“以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”。商標評審委員會認為，該規定適用要件要求在被異議商標申請注冊之前，他人商標應在被異議商標指定使用的相同或者類似服務上經使用達到一定影響的程度。本案中，申請人提交的使用證據多數形成日期早于被異議商標的申請注冊日，且有關證據顯示齊魯證券有限公司在相關文件中使用“魯證”字樣。由此表明，“魯證”標識在被異議商標申請注冊之前，已在齊魯證券有限公司與中國證監會山東監管局等部門之間使用并在相關行業內形成一定的影響。同時也表明被異議商標的原注冊人及被申請人并非“魯證”標識的獨創或在先使用人。

據審理查明，被異議商標的原注冊人與齊魯證券有限公司地處同一區域。作為在第36類服務上申請注冊被異議商標的自然人或公司，應對同一區域的同行業或者相關行業有所了解，故被異議商標的原注冊人在應知“魯證”為他人在先使用商標的情況下，在與齊魯證券有限公司經營相關的保險、期貨經紀等服務上申請注冊被異議商標，難謂正當。因此，可以認定被異議商標的申請注冊構成了以不正當手段搶先注冊他人在先使用并有一定影響的商標，違反了《商標法》第三十二條的規定。

3.關于被異議商標的申請注冊是否符合《商標法》第四條的規定。商標評審委員會認為，被異議商標的原注冊人為自然人，其申請注冊的被異議商標使用在第36類保險、銀行等起點較高且專業性強的服務上，上述服務的經營主體應是符合國家相關資質、資格認定的企業單位，而被異議商標原注冊人作為自然人，其注冊行為已明顯超出其使用能力和使用范圍。加之，被異議商標的原注冊人在申請時就應已知曉“魯證”為他人在先使用的商標。故可推定被異議商標的注冊屬于沒有真實商業使用意圖的注冊行為，違反了《商標法》第四條的規定，進而亦構成《商標法》第四十四條第一款規定的“以不正當手段”注冊商標的情形。

綜上，商標評審委員會認為申請人所提異議復審理由成立，被異議商標不予核準注冊。

二、商標行政訴訟階段

被申請人魯證創業投資有限公司（本案原告）不服商標評審委員會（本案被告）作出的異議復審裁定，于法定限期內向北京知識產權法院起訴，請求人民法院判令撤銷被訴裁定，并判令被告重新作出裁定。訴訟理由如下：

1.訴爭商標不屬于《商標法》第三十二條規定的以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。被訴裁定認定的在先使用人為“齊魯證券有限公司”，現有證據不能證明其與第三人存在股東關系；第三人提交的證據不能體現其將“魯證”商標使用在保險、資本投資等行業中，且齊魯證券有限公司與證監會山東監管局等部門之間的文件系公文手續，并非商業使用被異議商標；僅僅根據原告與第三人處于同一省市就認定原告注冊商標存在惡意缺乏事實依據。

2.訴爭商標未違反《商標法》第四條的規定。《商標法》第四條未明確要求自然人必須具備經營資格；訴爭商標已經由原申請人林濤轉至原告名下，符合經營主體資格的要求，不存在超出使用能力和使用范圍的情形。

3.訴爭商標不屬于《商標法》第四十四條第一款規定的以“不正當手段”取得注冊的情形。《商標法》第四十四條第一款針對的是損害公共利益等絕對禁止注冊的行為，而本案系針對第三人的相對利益，故不適用于本案。

原告訴訟階段未提交證據。

被告辯稱：

堅持被訴裁定的認定。被訴裁定認定事實清楚，適用法律正確，作出程序合法，請求人民法院判決駁回原告的訴訟請求。

第三人魯證期貨股份有限公司提交書面陳述意見稱：

1.訴爭商標是對第三人及其關聯公司齊魯證券有限公司實際使用并具有一定影響力商標的惡意搶注，違反了《商標法》第三十二條，依法應予駁回；

2.被異議商標的原申請人林濤是原告的股東及實際控制人，其申請訴爭商標并不具有真實使用意圖，欠缺合法性和正當性基礎，違反了《商標法》第四條和第四十四條第一款的規定；

3.原告實際控制人林濤通過不正當手段大量搶注、囤積多個金融行業知名商標，構成了以不正當手段申請商標注冊的行為，嚴重擾亂金融市場的正常秩序，造成不良影響，違反了《商標法》第四十四條第一款的規定。

綜上，被訴裁定認定事實清楚，適用法律正確，依法應予維持，原告的訴訟請求依法應予駁回。

第三人訴訟階段補充提交的主要證據：

1.證監會關于核準齊魯證券有限公司作為第三人的股東身份的通知、關于同意山東省齊魯證券經紀有限公司更名為齊魯證券有限公司的批復。

2.證監會網站、搜索引擎顯示的搜索網頁，證明有關齊魯證券有限公司的記載均載有“魯證期貨”、“齊魯證券”等標識。

3.近年來第三方組織和機構有關第三人的報道、宣傳。

4.證監會“關于同意山東省齊魯證券經紀有限公司籌建的批復”，該證據顯示：證監會于2001年同意籌建山東省齊魯證券經紀有限公司，并同意山東企業產權交易所改組為一家證券營業部后并入山東省齊魯證券經紀有限公司。

5.林濤申請注冊的商標檔案信息。該證據顯示，林濤作為申請人申請注冊了“中超”、“巴克萊”、“淮海村鎮”、“淮海農商”等34個金融行業商標，涵蓋第36類在內近十個類別。

法院判決結果：

法院經審理認為本案的焦點在于訴爭商標是否違反商標法第四條和第三十二條之規定。

1.“魯證”商標已經在先使用并有一定影響。

（1）法院認為，從第三人在復審程序及訴訟程序提供的證據可知，齊魯證券有限公司將“魯證”標識使用在其向證監會、山東監管局等部門之間的往來文件中，這些往來文件不僅在上述部門之間流轉，而且在證監會的網站上予以公布，相關公眾通過網絡渠道可以知曉；此外，通過網絡搜索齊魯證券有限公司可以看到“魯證期貨”、“齊魯證券”等標識，上述內容屬于提高公司知名度的公司介紹及宣傳，相關公眾通過上述內容可以將“魯證”標識與齊魯證券有限公司形成唯一對應關系，據此可以判定齊魯證券有限公司對“魯證”標識的使用構成商標意義上的使用。

（2）齊魯證券有限公司使用“魯證”標識的時間自2001年開始至訴爭商標申請時止，時間跨度長達七年之久。鑒于證券投資等領域的相關公眾主要為投資群體，該群體對領域內的從事證券業務的經營主體敏感性較強，據此可以判斷“魯證”商標已經為一定范圍內的相關公眾所知曉。

2.關于原告注冊訴爭商標是否具有惡意，是否違反《商標法》第四條的問題。

從該條規定的精神來看，民事主體申請注冊商標，應該有使用的真實意圖，以滿足自己的商標使用需求為目的，其申請注冊商標的行為應具有合理性或正當性。本案中，（1）原告主張其一直在使用“魯證”商標并在金融投資行業有很大的知名度，但并未提供任何商標使用證據支持其上述主張；（2）原告系在香港成立的公司，其在中國境內從事訴爭商標指定使用的保險、證券等服務應當取得相關監管機構的審批，但原告并未提供任何資質證明；（3）原告在明知其不享有訴爭商標權利的情況下仍然通過訴訟向第三人主張高額賠償，其申請注冊訴爭商標的目的難謂正當；（4）訴爭商標原申請人林濤除申請注冊了訴爭商標以外，還注冊了“中超”、“巴克萊”、“淮海村鎮”、“淮海農商”等34個商標，系典型的無合理理由大量注冊囤積其他商標的行為。

綜合以上事實，法院認為，林濤與齊魯證券有限公司地處同一區域，其在申請注冊訴爭商標之前應當知曉“魯證”商標系他人在先使用的商標，在此情況下仍申請注冊訴爭商標，該行為顯屬惡意，結合林濤還大量注冊囤積多個他人擁有的知名商標的行為，法院據此判定，林濤申請注冊訴爭商標系不以使用為目的。盡管訴爭商標已經轉讓至原告名下，但原告亦不具有在保險、證券等服務上從事經營活動的資質，且未提供任何使用訴爭商標的證據，結合林濤系原告股東及董事這一事實，以及原告在不具有訴爭商標權利的情況下仍然向第三人索要高額賠償的事實，本院認定，原告申請注冊訴爭商標亦不以使用為目的，其注冊行為不具有正當性及合理性，違反了《商標法》第四條。

此外，法院認為《商標法》第四十四條第一款系針對已注冊的商標，被告在被訴裁定中直接適用該條款不妥，予以糾正。

綜上，法院支持了被告關于訴爭商標的申請注冊違反了《商標法》第四條、第三十二條的認定，駁回原告的訴訟請求。

本案所涉法律依據有：

本案異議階段審查依據2001年商標法，異議復審和行政訴訟階段審查依據新商標法。

《商標法》第四條：“自然人、法人或者其他組織在生產經營活動中，對其商品或者服務需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商標注冊” 。

《商標法》第三十二條：“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”。（即：修改前《商標法》第三十一條）

《商標法》第四十四條第一款：“已經注冊的商標，違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局宣告該注冊商標無效;其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。”（即：修改前《商標法》第四十一條第一款）

《反不正當競爭法》第二條第一款：“經營者在市場交易中，應當遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則，遵守公認的商業道德”。

《反不正當競爭法》第五條：“經營者不得采用下列不正當手段從事市場交易，損害競爭對手：……擅自使用他人的企業名稱或者姓名，引人誤認為是他人的商品……”。

《自然人辦理商標注冊申請注意事項》有關規定：“一、個體工商戶......可以以執照上登記的負責人名義提出商標注冊申請。一負責人名義提出申請時應提交以下材料的復印件（一）負責人的身份證；（二）營業執照。

三、其他依法獲準從事經營活動的自然人，可以以其在有關行政主管機關頒發的登記文件中登載的經營者名義提出商標注冊申請，申請時應提交以下材料的復印件：（一）經營者的身份證；（二）有關行政主管機關頒發的登記文件。

四、自然人提出商標注冊申請的商品和服務范圍，應以其在營業執照或有關登記文件核準的經營范圍為限，或者以其自營的農副產品為限。

申請人提供虛假材料取得商標注冊的，由商標局撤銷該注冊商標。”

對企業的啟示：

書者認為本案對企業的啟示不僅僅是案件應對技巧，而且提醒企業要對這類常見的搶注現象給予充分的重視。

近年來，國內商標交易市場活躍，囤積商標的現象屢見不鮮。囤積者的心態大致有兩種：一種是在常見日用品類別如：服裝、食品、化妝品類別囤積一批好名字，這些類別申請量大、好名字越來越稀缺，而且天貓、京東等電商均要求上線品牌為注冊商標，故商標需求量大，很多企業愿意花合理價格購買商標。這種行為沒有損害他人的民事權利，也沒有為法律所禁止，我們認為屬于法律容忍范圍內的、民事主體的自愿行為；另一種是有目標的、大量注冊某一行業或者某一地區具有影響力企業的商標，這種行為具有事先預謀，通常以謀取不正當利益為前提，不僅損害了企業的民事權益而且對市場秩序造成了不良影響，屬于法律禁止的惡意囤積行為。這種惡意囤積者其實就是我們常說的惡意搶注人，他們通常具有一定的法律知識，具有商標注冊經驗，躺槍對象一般是實力雄厚但是存在商標漏洞的企業，特別是國有企業。搶注人通常取得商標注冊甚至通過商標局初審后就提起商標侵權訴訟，索要高額賠償；法律功底深厚的搶注人還會在商標注冊后通過將商標轉讓給第三方企業的形式，將自己洗白，造成善意商標注冊的假象，給受害企業取證制造障礙。

遇到這類情況，受害企業切不可抱著“破財消災”的幻想私了，應當爭取通過法律手段維護自身權益。不可否認破財消災方式可以節省時間，但是搶注人很多是不講誠信、貪得無厭的，與他談和的風險仍舊很大。所以企業要做多手準備：首先，堅決針對搶注人的商標提起異議或者無效宣告申請，占據主動權。對于搶注人已經提起侵權訴訟的，企業應同時向受案法院提出中止審理或者駁回對方起訴的請求；再者，保存好搶注人敲詐索賠的證據，如：意向書、郵件、錄音、錄像證據等，并對搶注人的背景和商標囤積情況進行調查，收集對方惡意搶注的證據；最后，收集自己在先使用、善意使用的證據，或者自己對商標享有其他在先權利的重要證據。

本案就是典型的惡意搶注案件。受害企業主張權利時常見法律依據包括《商標法》第四條、第七條第一款、第三十二條和第四十四條第一款。

第七條第一款規定“申請注冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則”，在代理過程中，我們曾遇到過商標局在異議案件中引用該條款作為遏制惡意搶注的法律依據，但是有法院對此持不同觀點，認為《商標法》并未將第七條第一款原則性規定列為提起異議或者無效宣告申請的法律依據，因此該條款不宜作為法律依據在裁決中適用。為了規避因法律適用問題造成企業維權不利，書者在此提醒企業在不同法律程序中要準確應用該原則性條款，為了應對后續的訴訟程序，建議企業在引用該條款的同時根據案情同時引用第四條、第十條第一款第（七）項或第（八）項、第三十二條等規定更為穩妥。當然，書者認為誠實信用原則作為民法的帝王原則，在法律實踐中理應得到尊重和承認。因《商標法》立法失誤導致企業無法直接在商標訴訟案件中適用，顯然不利于企業合法權利的保障，也不利于公平市場秩序的建立。因此，有必要通過立法解釋或者未來的修法程序予以彌補。

第四十四條第一款則明確了商標自始無效的幾種情形，遵循立法原意，本條款明確僅適用于已注冊商標宣告無效的情況。其中，商標局只能依職權啟動宣告無效程序，而商標評審委員會也只能依申請啟動無效宣告程序。根據行政法“法無授權不可為”原則，在商標異議程序、商標不予注冊復審的答辯程序中，企業不宜引用本條款規定主張權利。

本案爭議焦點在于《商標法》第四條之理解以及第三十二條所指“商標在先使用并產生一定影響”之認定。

就商標法第四條而言，商標評審委員會和法院均認為其可作為遏制非法囤積商標資源行為的法律依據予以適用。在株式會社百利達上訴商標評審委員會二審行政判決書中，北京市高級人民法院認為“商標法第四條規定作為宣示性規定，其立法本意在于規范商標申請的目的，即申請商標應當出于生產、經營所需，而非囤積商標資源，造成商標資源的浪費。”在圣博食品貿易公司上訴商標評審委員會二審行政判決書中，北京市高級人民法院也進一步指出“商標專用權作為一種民事權利，應由法律規定的民事主體來行使，申請商標注冊的主體必須為自然人或者依法登記注冊的法人、其他組織，申請注冊商標的目的應是基于生產、經營之需要”。上述判決指導我們在適用第四條時，首先應當證明搶注人注冊商標的數量超出合理范圍，缺乏合理解釋。如本案中搶注人申請商標達34件且多為金融類商標，金融企業鮮有注冊如此多的商標注冊需求，即便有，商標名稱也是具有密切相關性的。本案搶注人的行為顯然有悖常理；再者應當證明搶注人注冊商標的目的不是出于生產、經營所需。這個可以從搶注人的主體資格、搶注人是否具有搶注商標所使用范圍的經營資格、搶注人是否有實際使用行為、搶注人注冊商標后是否有訴訟索賠或者洽談轉讓行為等方面進行分析。企業需同時就上述兩方面提供充分證據，讓法院確信搶注人非基于生產、經營之需要囤積商標，則其主張可以獲得法院支持。

關于第三十二條所指“商標在先使用并產生一定影響”之認定。在“商標使用”的認定上，北京市高級人民法院作出的（2010）高行終字第294號行政判決書中指出：“商標使用應當具有真實性和指向性，即商標使用是商標權人控制下的使用，該使用行為能夠表達出該商標與特定商品或服務的關聯性，能夠使相關公眾意識到該商標指向了特定的商品或服務”，本案中齊魯證券公司將“魯證”標識公開使用在與主管部門的往來文件中且通過各類網站予以發布，這說明齊魯證券公司主觀上具有使用“魯證”商標的意圖，客觀上進行了使用“魯證”商標的行為，且達到了在相關公眾中建立“魯證”商標與齊魯證券公司所提供的金融服務之間唯一指向關系的效果，故可認定為商標意義上的使用。由于金融行業的專業性和特殊性，加上網絡的傳播效果，其任何商標使用行為都會在短時間內引起相關公眾的關注，故可以認定其商標使用產生了一定影響。對于廣大企業來說，在適用第三十二條主張權利時，一方面要收集證據證明搶注人主觀上存在惡意；另一方面要證明在相同或者類似商品上，企業已經在先使用商標并具有一定影響。具有一定影響并不要求商標持續使用達到一定程度，但是要達到相關公眾知曉的程度。譬如企業、企業股東在某個領域具有一定的知名度或者網絡上短時間出現大量有關企業從事某項活動、投資某個項目的信息，這些都可以作為“具有一定影響力”的證據。在千慧代理的案件中，我們發現證明商標具有一定影響力并不困難，難點在于提供在先使用的證據。有些時候企業還只是在籌劃、選稿、內部商議和申報階段，商標就已經被他人知曉并搶注了，此時如果有關證據留存不完整，再加上無法提供搶注人與企業之間的關系之證據，那么依據第三十二條主張權利將很難被支持。鑒于此，我們認為防范于未然，企業做好保密工作、與相關人員簽訂完整的保密協議，留存有關會議記錄證據、申報證據等至關重要。