【千慧小課堂】把握修改機(jī)會(huì)，維護(hù)專利申請人利益
作者：千小慧
發(fā)布時(shí)間：2020-08-05
文章來源：千慧視點(diǎn)
在專利申請中，很多申請人為了能夠?qū)⑸暾埲仗崆?，往往在技術(shù)方案還不太完善的時(shí)候進(jìn)行專利申請，這樣就有可能造成權(quán)利要求保護(hù)的范圍不合理。如何最大可能的保護(hù)申請人的權(quán)利，后期對專利申請文件的修改就顯得尤為重要。
在專利申請的各個(gè)審查階段，都會(huì)允許對申請文件進(jìn)行修改，各個(gè)階段允許修改的范圍不盡相同，對專利申請文件的修改，有主動(dòng)修改和被動(dòng)修改兩種。無論哪種修改方式，都不能違反《專利法》第三十三條的規(guī)定，即對發(fā)明專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。
主動(dòng)修改的時(shí)機(jī)
發(fā)明專利申請，主動(dòng)修改的時(shí)機(jī)有兩次，專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第一款對主動(dòng)修改的時(shí)機(jī)作了規(guī)定：
發(fā)明專利申請人在提出實(shí)質(zhì)審查請求時(shí)以及在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書之日起的三個(gè)月內(nèi)，可以對發(fā)明專利申請主動(dòng)提出修改。
即：申請人僅在下述兩種情形下可對其發(fā)明專利申請文件進(jìn)行主動(dòng)修改：
(1)在提出實(shí)質(zhì)審查請求時(shí)；
(2)在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書之日起的三個(gè)月內(nèi)。
實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)提出主動(dòng)修改的時(shí)機(jī)（一次）：
專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第二款規(guī)定，實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)專利申請人自申請日起2個(gè)月內(nèi)，可以對實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)專利申請主動(dòng)提出修改。
被動(dòng)修改
被動(dòng)修改是指答復(fù)審查意見通知書時(shí)的修改方式。
根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定，在答復(fù)審查意見通知書時(shí)，對申請文件進(jìn)行修改的，應(yīng)當(dāng)針對通知書指出的缺陷進(jìn)行修改。
審查指南指出了以下五種情況，即使修改的內(nèi)容沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，也不被視為是針對通知書指出的缺陷進(jìn)行的修改：
(1)主動(dòng)刪除獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，擴(kuò)大了該權(quán)利要求請求保護(hù)的范圍。
(2)主動(dòng)改變獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，導(dǎo)致擴(kuò)大了請求保護(hù)的范圍。
(3)主動(dòng)將僅在說明書中記載的與原來要求保護(hù)的主題缺乏單一性的技術(shù)內(nèi)容作為修改后權(quán)利要求的主題。
(4)主動(dòng)增加新的獨(dú)立權(quán)利要求，該獨(dú)立權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過。
(5)主動(dòng)增加新的從屬權(quán)利要求，該從屬權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過。
復(fù)審階段的修改
根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第六十一條第一款的規(guī)定，復(fù)審請求人對申請文件的修改應(yīng)當(dāng)僅限于消除駁回決定或者合議組指出的缺陷。在提出復(fù)審請求、答復(fù)復(fù)審?fù)ㄖ獣?包括復(fù)審請求口頭審理通知書) 或者參加口頭審理時(shí)，復(fù)審請求人可以對申請文件進(jìn)行修改。
下列4種情形通常不符合上述規(guī)定：
(1) 修改后的權(quán)利要求相對于駁回決定針對的權(quán)利要求擴(kuò)大了保護(hù)范圍。
(2) 將與駁回決定針對的權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案缺乏單一性的技術(shù)方案作為修改后的權(quán)利要求。
(3) 改變權(quán)利要求的類型或者增加權(quán)利要求。
(4) 針對駁回決定指出的缺陷未涉及的權(quán)利要求或者說明書進(jìn)行修改。但修改明顯文字錯(cuò)誤，或者修改與駁回決定所指出缺陷性質(zhì)相同的缺陷的情形除外。
無效宣告階段的修改
專利法實(shí)施細(xì)則第六十九條規(guī)定， 在無效宣告請求的審查過程中，發(fā)明或者實(shí)用新型專利的專利權(quán)人可以修改其權(quán)利要求書，但是不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍。
發(fā)明或者實(shí)用新型專利的專利權(quán)人不得修改專利說明書和附圖，外觀設(shè)計(jì)專利的專利權(quán)人不得修改圖片、照片和簡要說明。
在審查指南中規(guī)定，對權(quán)利要求的修改需要遵守以下原則：
(1)不得改變原權(quán)利要求的主題名稱。
(2)與授權(quán)的權(quán)利要求相比，不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍。
(3)不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。
(4)一般不得增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求書中的技術(shù)特征。
外觀設(shè)計(jì)專利的專利權(quán)人不得修改其專利文件。
在遵守專利法、細(xì)則和以上原則的條件下，修改權(quán)利要求書的具體方式一般限于權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯(cuò)誤的修正。
權(quán)利要求的刪除是指從權(quán)利要求書中去掉某項(xiàng)或者某些項(xiàng)權(quán)利要求，例如獨(dú)立權(quán)利要求或者從屬權(quán)利要求。
技術(shù)方案的刪除是指從同一權(quán)利要求中并列的兩種以上技術(shù)方案中刪除一種或者一種以上技術(shù)方案。
權(quán)利要求的進(jìn)一步限定是指在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個(gè)或者多個(gè)技術(shù)特征，以縮小保護(hù)范圍。
雖然在專利申請過程中，有多次修改的機(jī)會(huì)，但是，隨著審查流程的深入，可修改的范圍和內(nèi)容越來越少，要求越來越嚴(yán)格，因此，要充分利用前兩次主動(dòng)修改的機(jī)會(huì)，將客戶的權(quán)利要求保護(hù)的范圍盡可能大，同時(shí)，保證授權(quán)通過率高，還要經(jīng)得起授權(quán)之后的無效宣告程序，這對專利代理人的職業(yè)操守和專業(yè)水平提出了很高的要求。如果客戶后期經(jīng)過技術(shù)改進(jìn)，前期的專利申請文件通過修改已經(jīng)無法滿足權(quán)利要求保護(hù)的范圍，千慧資深的專利代理人能夠利用自身的專業(yè)優(yōu)勢，采用其他方式幫助客戶實(shí)現(xiàn)權(quán)利要求的最大范圍的保護(hù)，維護(hù)客戶的利益。
